Información general
1. El Promovente es Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V., con domicilio la Ciudad de México, representada por Tsuru, Morales & Tsuru Abogados, S.C., México.
2. El Titular del nombre de dominio <ado.com> es Private Registration de Denver, Colorado, Estados Unidos, y Francois Carrillo de Juvignac, Francia, representada por Muscovitch & Associates, Canada.
3. El nombre de dominio <ado.com> fue creado el 28 de enero de 1999. Expira el 27 de enero de 2019. El registrar del nombre de dominio es TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com.
Datos del procedimiento
4. El Promovente presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) la Solicitud el 25 de agosto de 2017.
5. El Centro notificó formalmente al Titular y se dio comienzo al procedimiento el 13 de septiembre de 2017. El plazo para contestar al Titular se fijó para el 3 de octubre de 2017. La contestación por el Titular fue presentada al Centro el 29 de septiembre de 2017.
6. El Centro nombró a Christopher S. Gibson, William R. Towns, and David H. Bernstein como panelistas del Grupo de Expertos el día 16 de noviembre de 2017.
7. El 29 de diciembre de 2017 el Promovente solicitó que se restableciera el procedimiento, suspendido por el Panel a solicitud del Promovente hasta el 30 de diciembre de 2017, orden administrativa que fue emitida por el Panel, restableciendo el procedimiento el 5 de enero de 2018.
Antecedentes de hecho
8. El Promovente es una empresa de transporte mexicana existente en la Ciudad de México desde 1939, y forma parte de Grupo ADO quien se ha convertido en una de las más importantes empresas de transporte de México.
9. El Promovente ha presentado evidencia para demostrar que es titular de derechos sobre marcas registradas sobre la marca ADO en México, Estados Unidos y la Unión Europea, desde octubre de 1989, y con fecha de primer uso de fecha junio de 1935. ADO ha sido declarada una marca notoriamente conocida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”).
10. En agosto de 2013 el Promovente adquirió la empresa de transporte española Grupo Avanza, expandiendo el reconocimiento de la marca ADO en la Unión Europea.
11. El Promovente, por sí mismo o a través de sus subsidiarias, es titular de diferentes nombres de dominio que incorporan la marca ADO.
12. El Titular es un ciudadano francés residente en Francia. Es un inversor y revendedor de nombres de dominio y opera el sitio web “Catchy.com” como un nombre de dominio comercial especializado en la venta o alquiler de nombres de dominio.
13. El nombre de dominio en disputa resuelve en un sitio web, el cual direcciona al sitio web ubicado en www.catchy.com. El nombre de dominio en disputa es ofrecido para la venta en dicho sitio web a un precio de UDS 500,000.
14. El nombre de dominio en disputa fue inicialmente registrado el 28 de enero de 1999. Fue adquirido por el Titular del previo titular el 20 de junio de 2012 por USD 27,5000.
Argumentos de las partes
A. El Promovente
a) Idéntico o confusamente similar:
15. El Promovente afirma que al momento en que el nombre de dominio en disputa fue registrado, él era titular de derechos sobre marcas registradas sobre ADO en México (desde 1935) y que luego lo fue también de la misma marca en Estados Unidos y en la Unión Europea (en esta última al menos desde el 2013). Asimismo, que la marca ADO y los servicios cubiertos por dicha marca son ampliamente conocidos y promovidos. Asimismo, el Promovente afirma que la fama de la marca ADO, que significa “Autobuses de Oriente” muestra que ADO no tiene otra función o significado que referirse al nombre o la marca del Promovente, y que esto ya ha sido reconocido en una resolución de UDRP por el Centro.
16. El Promovente observa que el Titular está ubicado en Francia y que el contenido del sitio web en el cual el nombre de dominio en disputa resuelve, incluye contenido relacionado al Promovente, como su marca, servicios y competidores en el año 2011 y 2012, incluso antes de que el Promovente expandiera su presencia en la Unión Europea en 2013, y que por lo tanto el Titular ha tenido conocimiento de la existencia del Promovente y su famosa marca ADO y los servicios para los cuales está destinada.
17. El Promovente explica que su marca consiste en las letras mayúsculas “ADO” en rojo y que los consumidores se encuentran familiarizados con esta imagen, asociándola con los servicios del Promovente y que el nombre de dominio es idéntico a la marca ADO la cual se encuentra comprendida enteramente en el nombre de dominio en disputa. La adición del nombre de dominio de nivel superior (gTLD) .com es inmaterial a los fines de valorar la similitud confusa.
b) Derechos o intereses legítimos:
18. El Promovente sostiene que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Dicho nombre de dominio resuelve en una landing page que redirecciona al sitio web operado por el Titular, www.catchycom, donde el nombre de dominio en disputa está siendo subastado y vendido.
19. El sitio web en el que resuelve el nombre de dominio en disputa muestra un logo en el que se observa la marca comercial ADO del Promovente en letras rojas mayúsculas, similar a la marca famosa del Promovente con la frase “¿Te gusta este dominio? ¡Haz una oferta!”. Estas acciones de subasta y venta de nombres de dominio se repiten para diferentes marcas famosas de terceros en el sitio web del Titular.
20. Asimismo, en el sitio web del nombre de dominio en disputa, desde el 2012 al 2015, el Titular mostraba contenido relacionado con servicios de transporte por lo que el Promovente argumenta que ha habido una mala fe subyacente del Titular al crear la impresión de asociación con el Promovente y crear un inminente riesgo de confusión a los usuarios de Internet. Asimismo, el Titular no sólo está tratando de vender un nombre de dominio a un costo excesivo, sino que está atrayendo usuarios hacia el sitio web “Catchy.com” y a los servicios ofrecidos a través de él.
21. El Promovente expresa que no hay ninguna evidencia de una marca registrada por el Titular y que cualquier solicitud de registro de marca por el Titular se habría enfrentado a una citación por las marcas del Promovente. Adicionalmente, el nombre de dominio en disputa no es comprensivo de una palabra genérica que pueda ser comúnmente utilizada para describir un producto o servicio. Tampoco hay evidencia de que el Titular haya sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa. El Titular no ha sido autorizado ni se le ha otorgado ninguna licencia o permiso por parte del Promovente para usar la marca ADO o cualquier variación de ella.
c) Registro y uso de mala fe:
22. El Promovente indica que entre 2010 y 2012 el sitio web del nombre de dominio en disputa ofrecía servicios en competencia con aquellos protegidos por las marcas registradas del Promovente. Esto ocasionó confusión en los consumidores. A partir del 2015 el Titular comenzó a imitar la marca del Promovente, su diseño, colores, composición, etc., tomando ventaja de la confusión ocasionada en los consumidores y obteniendo de esta manera, beneficios ilegales.
23. El Promovente también alega que el Titular ha utilizado un servicio de privacidad para esconder los datos de contacto al registrar el nombre de dominio en disputa. Aunque esto no es en sí un acto de mala fe puede indicar una intención de ocultar su identidad y quedar impune por el registro de nombres de dominio que infringen los derechos de marca de terceros.
24. El Promovente alega que cuando los usuarios de Internet visitan la página de en la que resuelve el nombre de dominio en disputa y le dan click al logo de ADO, son redireccionados al sitio web catchy.com, mostrándoles un mensaje de venta del nombre de dominio en disputa (a USD 500,000) o la renta del mismo a USD 5,000 por mes, precios que son considerablemente superiores a los de los demás nombres de dominio también ofrecidos para la venta o la renta en dicho sitio web. El Promovente indica que este elevado costo se debe a que el Titular conoce el verdadero valor de la marca ADO y que además tiene intenciones de vender este nombre de dominio en disputa al Promovente o a sus competidores. Esto evidencia la mala fe del Titular, ya que intenta comerciar sobre la plusvalía asociada con una marca en la que el Promovente tiene derechos.
25. Adicionalmente, el Titular tenía la responsabilidad de determinar que la registración del nombre de dominio en disputa no infringía o no violaba derechos de terceros. En este caso, el Titular no cumplió con la Política al registrar un nombre de dominio reproduciendo por completo la famosa marca ADO del Promovente. En consecuencia, el Promovente sostiene que el Titular registró y usa el nombre de dominio en disputa, de mala fe.
B. El Titular
26. Alega que nunca había escuchado del Promovente o de su marca antes de comenzar el procedimiento y que es un inversor en nombres de dominios genéricos formado por acrónimos como el nombre de dominio en disputa, tanto para su propio desarrollo como para la reventa, y que opera el sitio “Catchy.com” como una boutique especializada en nombres de dominio.
27. Que adquirió el nombre de dominio en disputa del anterior titular por una suma de USD 27,500 y que el uso del sitio web para publicidad relacionada a servicios de transportes fue realizada por el anterior titular, no por él.
28. Que la palabra “ado” es una palabra del diccionario, tanto en el idioma inglés como en el francés, y que sabía que un nombre de dominio de tres letras es raro y tiene un valor intrínseco en sí mismo, especialmente como acrónimo de numerosas cosas y entidades. Adicionalmente sostiene el Titular que existen numerosas marcas registradas “ADO” alrededor del mundo, que no tienen ninguna relación con el Promovente así como numerosas organizaciones que utilizan dicho acrónimo.
29. También alega el Titular que no ha copiado el logo del Promovente, que son diferentes tonos de rojo y diferente tipología de letra, y que además ninguno de los logos que están publicados en “Catchy.com” son usados por él en conexión con algún bien o servicio, sino sólo para la venta de los nombres de dominio en sí mismos.
a) Idéntico o confusamente similar:
30. El Titular es consciente de que el Promovente ha registrado la marca ADO en conexión con servicios de transporte, y reconoce que la marca comercial y el nombre de dominio se consideran idénticos a los fines de la Política.
b) Derechos o intereses legítimos:
31. El Titular sostiene que su interés en un nombre de dominio genérico de tres letras, que es un acrónimo y corresponde a una palabra del diccionario, le otorga un derecho o interés legítimo. Además, que especular e invertir en nombres de dominio genéricos, vinculados a las marcas, es un legítimo negocio que le puede conferir interés legítimo en un nombre de dominio.
32. Asimismo sostiene que ha demostrado que antes de tomar conocimiento del presente procedimiento, ha preparado para el uso al nombre de dominio en disputa, en conexión con la oferta de buena fe de bienes o servicios conforme a la Política.
c) Registro y uso de mala fe:
33. El Titular sostiene que el nombre de dominio en disputa está compuesto por una palabra común del diccionario, lo cual se considera en contra de un hallazgo de mala fe en la registración. En ausencia de una prueba de que un nombre de dominio genérico se registró con el propósito de beneficiarse de los derechos marcarios del Promovente, el Titular argumenta que no puede haber constancia de registro y uso de mala fe.
34. El Titular alega que no hay evidencia de que él registró el nombre de dominio en disputa para vendérselo al Promovente o que su valor se derivó exclusivamente de la marca del Promovente. Además, que tampoco hay evidencia de que el Titular era consciente o debía ser consciente del Promovente. Y que hay numerosas personas alrededor del mundo que usan el acrónimo y que la palabra “ADO” corresponde a una palabra bien conocida en francés y en inglés.
35. El Titular sostiene que sus intenciones de buena fe son demostradas porque él nunca usó el nombre de dominio en disputa para publicidad PPC (“pay per click”) o publicidad infractora. El uso del nombre de dominio en disputa para publicidad PPC y venta de tickets para transporte terrestre fue realizado por el anterior titular.
36. El Titular alega que no está copiando el logo del Promovente y que la única similitud es el color rojo, aunque diferentes tonos de rojo, y distinta fuente, y que el Promovente no tiene el monopolio de ADO en rojo, ni siquiera por tener la marca registrada.
37. Además el Titular argumenta que el uso del nombre de dominio en disputa no fue realizado con la intención de causar confusión para obtener beneficios ilegales. No hubo monetización ni tampoco evidencia de la intención de desviar a las personas que buscan un ticket de autobús.
38. El Titular indica que el uso de servicios de privacidad para la registración del nombre de dominio no es en sí mismo indicativo de mala fe.
Discusión y hallazgos
a) Idéntico o confusamente similar:
39. El Panel encuentra que el Promovente ha establecido fuertes derechos sobre su marca registrada ADO, basado en la registración de la marca en México y en diferentes países, como además en el continuo uso y promoción de la marca desde 1935 en México, donde la marca ha sido declarada notoriamente conocida en México por el IMPI.
40. Además, el Panel determina que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca del Promovente, ya que el nombre de dominio incorpora enteramente la marca en él y no agrega ningún otro elemento.
41. El Panel encuentra que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca sobre la cual el Promovente tiene derechos, conforme a la Política.
b) Derechos o intereses legítimos y registro y uso de mala fe:
42. El Panel considera que en el presente caso se deben analizar ambos elementos de manera conjunta.
43. El Panel encuentra del análisis realizado, no sólo que no hay ningún derecho o interés legítimo del Titular en el nombre de dominio en disputa, sino que encuentra que hay mala fe en la registración, considerando el estatus y la fama de la marca.
44. El uso del nombre de dominio por parte del Titular es tal, que el Titular está ofreciendo en él, la venta de dicho nombre de dominio, a un precio en exceso del que él pagó para adquirir el nombre de dominio. Además, el Promovente ha acreditado que el Titular está imitando el logo del Promovente en un intento por mejorar el valor del nombre de dominio en disputa.
45. Teniendo en cuenta el negocio del Titular (venta y renta de nombres de dominio) y el uso actual del nombre de dominio en disputa, el Panel encuentra que hay insuficiente evidencia de cualquier preparación demostrable por el Titular para el uso del nombre de dominio en disputa en conexión con una oferta de buena fe de bienes o servicios.
46. Teniendo en cuenta el uso actual del nombre de dominio en disputa, el cual es ofrecido para la venta por un precio en exceso del que el Titular pagó para adquirirlo, y además, comparándolo con el precio de otros nombres de dominio similares de tres o cuatro letras del portafolio del Titular, el Panel determina que el nombre de dominio en disputa está siendo usado de mala fe.
47. El Panel determina que, por las razones expuestas, el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo usado de mala fe.
Decisión
48. La decisión del Panel en el Caso No. D2017-1661 fue adoptada el día 1 de febrero de 2018, ordenando que el nombre de dominio <ado.com> sea transferido al Promovente.
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